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Vital, el contrato de licencia

La licencia de una marca es un permiso o autorización que da el titular del derecho sobre ella a un tercero, para que la explote de conformidad con los términos pactados en el contrato que celebren
Vital, el contrato de licencia
Crédito: Depositphotos.com

Un contrato de licencia es un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona llamada licenciante (propietario de la marca) confiere a otra persona llamada licenciatario (quien lo adquiere) el derecho al uso de la misma, generalmente a través de una remuneración (regalías), la cual puede ser a través de una cuota fija o un porcentaje sobre las ventas o prestación de servicios. La licencia de una marca es un permiso o autorización que da el titular del derecho sobre ella a un tercero, para que la explote de conformidad con los términos pactados en el contrato que celebren.

En los contratos de licencia de marca (s) se establece que el resultado beneficiará o perjudicará a los contratantes, por lo que la cooperación que haya entre ambos durante la vigencia del contrato es de beneficio para las dos partes, no importando que sean empresas de distinto grado de desarrollo tecnológico y experiencias.

Desde el punto de vista del licenciante, el deseo es recuperar los costos invertidos en el desarrollo de la marca, así como captar nuevos mercados. Para el licenciatario representa ir de la mano en un negocio probado pues utiliza una marca que ya ha dado muestras de su efectividad.

Las licencias a nivel internacional ofrecen una alternativa a los comerciantes y prestadores de servicios ya que en vez de invertir directamente en un país, con los riesgos que esto implica por las condiciones sociales o económicas, pueden entrar a nuevos mercados a través de su licenciatario.(1)

Hay que mencionar que éste último corre riesgos técnicos, comerciales y en ocasiones administrativos, ya que debe establecer una red de ventas y obtener los permisos necesarios, muchas veces subestimados. La apertura de economías en el mundo ha llevado a las empresas a buscar alianzas co-merciales, ya que el beneficio del negocio conjunto reditúa más que el explorar mercados de manera aislada, y el contrato de licencia de marca constituye una forma de concretar este tipo de alianzas.(2)

La licencia sobre marcas se distingue de la cesión de derechos porque ésta última es plena y total sobre la propiedad de la marca y la licencia se entiende como el permitir el uso temporal de la misma por parte de terceros debidamente autorizados para ello.

En relación con las licencias sobre marcas, contrariamente a las de patentes, se debe considerar que la duración de la marca es ilimitada, siempre y cuando se renueve oportunamente cada 10 años, mientras que la patente tiene una duración de 20 años para explotación exclusiva de su titular, antes de pasar a ser del dominio público.

Al celebrar un contrato de licencia de marca el licenciante debe tener una idea del valor de su marca en el mercado, ya que de esta manera puede tazar las regalías que cobrará por la utilización de la misma. El perito valuador de los activos intangibles -marcas- es el Corredor Público.

Cuando el titular de una marca no la puede explotar de manera directa, lo puede hacer a través de un tercero; al respecto, el Artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que si una marca no es usada durante los tres años consecutivos en los productos y/o servicios en los cuales fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que el titular de la marca tenga inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una licencia de uso con el usuario autorizado.

* Abogado experto en el tema de Propiedad Industrial e Intelectual. Tel.: 2167 3324

CITAS

1.- Francois Dessemontet: La Propiedad Intelectual en los Contratos de Licencia y Franquicia, Seminario de Introducción a los aspectos generales de la Propiedad Industrial.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra, 1987

2.- Sergio Escudero: Los Contratos de licencias y los acuerdos de franquicias en materia de marcas, Seminario regional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la América Latina sobre la protección de marcas en el mercado Internacional.

República de Cuba, 1996