Cesiones de patentes en acuerdos laborales: un componente que a veces se pasa por alto, pero siempre es importante

La propiedad intelectual es a menudo el activo más valioso que puede poseer una empresa.

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Las empresas, por supuesto, tienen un gran interés en poseer propiedad intelectual creada por sus empleados. La propiedad intelectual (patentes, derechos de autor y otra información confidencial y patentada, incluidos los secretos comerciales) son a menudo los activos más valiosos que puede poseer una empresa, por lo que es importante asegurarse de que los desarrollos e invenciones de los empleados pertenezcan al empleador. En los Estados Unidos, las invenciones presuntamente pertenecen al inventor, y cualquier transferencia de propiedad (cesión) debe realizarse por escrito para que sea efectiva. En lugar de exigir a los empleados que firmen acuerdos de cesión para cada presentación de solicitud de patente, los empleadores a veces se basan en acuerdos laborales y manuales para establecer la propiedad de la propiedad intelectual creada por un empleado. Los empleadores a menudo proporcionan acuerdos de empleo con cláusulas de cesión que están destinadas a otorgar al empleador derechos sobre las invenciones realizadas por el empleado durante el período de empleo. Estas cláusulas de asignación a menudo se tratan como meras plantillas, sin embargo, la redacción precisa de estas cláusulas puede tener un impacto importante en la efectividad y las limitaciones de cualquier asignación.

Asegúrese de tener una asignación y no una mera promesa de asignar

Al redactar un acuerdo para que un empleado asigne invenciones futuras, es vital que el lenguaje utilizado en una cláusula de asignación indique una asignación real en tiempo presente. Frases como por la presente cede, acuerda otorgar y por la presente otorga o que las invenciones pertenecerán al empleador y el empleado por la presente transmite, transfiere y cede, han sido consideradas por los tribunales como efectivas para transferir la propiedad de una futura invención sin la necesidad de cualquier acuerdo posterior. La propiedad se transfiere efectivamente de forma inmediata, una vez realizada la invención.

Las cláusulas de cesión que utilizan lenguaje en tiempo futuro, por otro lado, generalmente requerirán un acuerdo adicional para resultar en una transferencia de propiedad de la invención y cualquier propiedad intelectual ("PI") que cubra la invención. Numerosos tribunales han determinado que términos como asignarán, aceptarán asignar, se asignarán y similares, no constituyen más que una promesa o contrato para asignar una invención en el futuro, pero no sirven como una asignación real.

Además de la redacción utilizada en la cláusula de asignación, también se debe analizar el lenguaje de las excepciones. Los acuerdos pueden contener una cláusula de exclusión para excluir la asignación de invenciones anteriores de un nuevo empleado, o para evitar que la asignación de invenciones no relacionadas con el trabajo del empleado se incluya en la disposición de asignación. Una cláusula de exclusión amplia y no específica puede evitar que un contrato de empleado asigne automáticamente invenciones de ese empleado, incluso cuando la cláusula de asignación incluya el tipo de lenguaje de asignación apropiado por el presente, porque esto deja abierta la posibilidad de que una invención no esté sujeta a la cláusula de cesión. Este lenguaje contrastante puede crear una ambigüedad en el contrato de trabajo que lo someta a construcción bajo la ley estatal, lo que a su vez puede permitir que el empleado introduzca evidencia extrínseca, como conversaciones que tuvieron lugar durante las negociaciones laborales, para anular la asignación automática. Si bien las disposiciones de cesión de patentes se rigen por la ley del Circuito Federal, la resolución de ambigüedades contractuales se rige por la ley estatal, que varía considerablemente con respecto a la admisibilidad de dicha evidencia extrínseca.

No obtener una asignación automática puede tener consecuencias negativas

Una cláusula de cesión que se considere ineficaz para transferir automáticamente la propiedad de una invención puede crear problemas importantes para un empleador. En tales circunstancias, una empresa no estaría legitimada para entablar una demanda por infracción de patente hasta que haya tomado las medidas necesarias para obtener una cesión válida. Esto puede requerir la presentación de un reclamo por incumplimiento de contrato contra el empleado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluida la ejecución de los documentos de cesión. Mientras tanto, los infractores podrían seguir practicando la invención; y si la actividad infractora ha durado lo suficiente, el estatuto de limitaciones de seis años puede prohibir la recuperación total de los daños. Además, si un inventor / empleado ha hecho solo una promesa de ceder, y en cambio transfiere la propiedad a un tercero que no tiene conocimiento de la obligación de la cesión, esa segunda transferencia de propiedad puede prevalecer, dejando al empleador original sin ningún derecho de exclusión. .

Las disposiciones de cesión ineficaces pueden afectar más que solo un litigio. Las empresas y los inversores suelen llevar a cabo la debida diligencia en materia de propiedad intelectual cuando realizan transacciones que implican la inversión o la venta de activos de propiedad intelectual, divisiones de empresas o entidades completas, y cualquier debilidad en las disposiciones de cesión puede afectar el valor percibido de los activos de propiedad intelectual y / o el negocio que se está considerando.

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No cuente con la doctrina de contratar para inventar para resultar en la propiedad de las invenciones de los empleados

Algunos empleadores no requieren que los empleados firmen un acuerdo que contenga una cesión de invenciones porque creen que automáticamente son dueños de las invenciones que pagaron a alguien para que las creara. Según la doctrina de contratados para inventar, esto solo ocasionalmente será correcto. Se puede considerar que los empleados o contratistas contratados (y pagados) específicamente para crear una invención particular o para resolver un problema particular han cedido implícitamente sus derechos sobre la invención al empleador. Sin embargo, esta es una determinación muy basada en hechos y se aplica solo a las invenciones creadas en respuesta a la tarea específica para la que se contrató al empleado. Un mero título de investigador o incluso de inventor, por sí solo, no será suficiente para garantizar la propiedad de las invenciones por parte del empleador. Además, hasta que un tribunal haya fallado de una forma u otra, un empleador que se base en esta doctrina no tendrá ninguna certeza de sus derechos sobre la invención. Si el tribunal falla en contra del empleador, perdería los derechos de exclusión que creía que poseía y podría enfrentar una demanda por infracción por parte del empleado o de cualquier persona a quien el empleado haya asignado los derechos de invención / patente.

En ausencia de una asignación efectiva, un empleador puede obtener derechos de taller limitados sobre invenciones realizadas utilizando el tiempo, los materiales, las instalaciones o el equipo del empleador. Los derechos de la tienda toman la forma de una licencia implícita para practicar la invención, lo que impide que el empleado obtenga daños o medidas cautelares sobre una invención patentada. Sin embargo, los derechos de compra son limitados y no permiten que el empleador impida que otros compitan practicando la invención. Además, los derechos de la tienda no se pueden transferir mediante licencia o cesión, devaluando efectivamente los activos de propiedad intelectual y, quizás, la empresa.

Otras Consideraciones

Además de tener el lenguaje apropiado para la asignación por el presente, los contratos de trabajo deben garantizar que las invenciones, en lugar de solo patentes o solicitudes de patentes, estén sujetas a la cláusula de cesión. El lenguaje que establece que todas las invenciones, mejoras, descubrimientos y similares, sean o no patentables o con derechos de autor, están sujetos a la cesión, garantiza que la información que podría protegerse a través de otros regímenes, como los secretos comerciales, pasa automáticamente a ser propiedad del empleador.

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Conclusión

La propiedad intelectual ha adquirido un papel cada vez más importante en la determinación del valor de una empresa. La capacidad de una empresa para desarrollar y proteger su propiedad intelectual es un factor clave para su éxito futuro. Teniendo esto en cuenta, es importante que las empresas reconozcan que las disposiciones de cesión de los contratos de trabajo no son mera repetición, sino que pueden ser una de las disposiciones legales más importantes que, en última instancia, pueden afectar no solo a un acuerdo de empleo, sino al valor de la empresa en sí.

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* Los autores desean agradecer a Tyler Gruttadauria, becario de verano de Lando & Anastasi, por sus contribuciones a este artículo.