¿Podría la batalla legal de esta empresa de relojes cambiar la ley de marcas registradas para siempre? ¿Puede crear un producto que haga referencia, parodie o use partes de otra marca? Muchos emprendedores lo intentan ... y luego son demandados. Pero la ley está lejos de estar resuelta. Esta es la historia de una startup que se defendió y podría ayudar a cambiar la forma en que se construyen las marcas.

Vortic es una empresa de relojes. Pero en 2015, esa descripción fue demasiado generosa. Era más como dos tipos trabajando en un armario de almacenamiento con $ 40,000 de un Kickstarter. Para llegar a fin de mes, uno de esos tipos también tenía un trabajo corporativo en Walmart. Aspiraban a hacer relojes, claro, pero en realidad nunca lo habían hecho .

Por eso, cuando llegó una carta de cese y desistimiento de una de las empresas de relojes más grandes del mundo, pensaron que era una broma.

El remitente fue Swatch Group. "Tuve que buscarlo en Google", admite el cofundador de Vortic, RT Custer (abajo) . Se enteró de que el conglomerado suizo estaba obteniendo $ 9 mil millones en ventas netas principalmente a través de sus 18 marcas, que incluían Breguet, Longines, Omega, Harry Winston y, oh, ahora tenía sentido , Hamilton. "Yo estaba como, Santa mierda. "Sabía que tenía que ser el anuncio que acababan de publicar en la revista WatchTime .

El plan de Vortic era construir relojes de pulsera modernos, pero construirlos con piezas recuperadas de relojes de bolsillo estadounidenses antiguos (así como algunas piezas nuevas de una impresora de metal 3D). El anuncio presentaba un prototipo del tipo de piezas que venderían, y la cara elegante de ese prototipo era ... un Hamilton antiguo.

Aquí se estaba planteando una cuestión legal. Si Vortic toma una pieza de un reloj antiguo y luego la combina en un nuevo producto, ¿se trata de una infracción de marca registrada? Evidentemente, Swatch pensaba que sí. Custer pensó que no, y estaba dispuesto a apostar su empresa y los ahorros de toda su vida. Algunos podrían decir que su pelea fue una locura; algunos podrían llamarlo La última batalla de Custer (particularmente adecuado porque, sí, comparte un linaje con el general). Y ahora, casi seis años después, la demanda conocida como Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC sigue sin resolverse.

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Lo que suceda a continuación puede afectar a los fundadores de todo el país, porque Custer está luchando contra un área incómodamente gris e inestable de la ley de marcas que se está volviendo cada vez más controvertida. Su caso no es una disputa por algo simple, como una etiqueta o un logotipo. En cambio, emprendedores como Custer se ven impulsados por una cultura a la que le encanta dejar caer marcas, reciclar y compartir todo, de la misma forma en que el muestreo se ha vuelto común en la industria de la música. Dada la proliferación de herramientas de fabricación de bricolaje , la recaudación de fondos de Kickstarter y la venta fácil en eBay y Etsy, una especie de economía de remezclas está en auge, que no ha pasado desapercibida para las grandes empresas. "Los titulares de marcas han estado presionando para adquirir más derechos para proteger el valor de sus marcas", dice Andres Sawicki, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami que se especializa en propiedad intelectual (PI). Entre las dos tendencias en colisión, dice, los tribunales están luchando por establecer las reglas.

Puede ver que eso está sucediendo, caso por caso, en una serie de disputas recientes sobre reciclaje en las que las marcas de lujo establecidas están demandando a nuevas empresas que, de una forma u otra, están comprometidas con sus marcas comerciales. Chanel está demandando a The RealReal y What Goes Around Comes Around; Ralph Lauren ha ido tras VNDS en Los Ángeles; y Rolex, algo inquietantemente, acaba de ganar un caso contra La Californienne. Y luego está Vortic versus Swatch.

"Tienes que preguntarte, como emprendedor, ¿alguna vez quiero ser un caso de prueba?" dice Joseph Gioconda, un abogado de propiedad intelectual de Nueva York que ha representado tanto a pequeñas empresas emergentes como a grandes empresas como Hermès y Tiffany & Co. "La respuesta es generalmente no porque con el tiempo, van a gastar más que usted en una guerra de desgaste. Incluso si estás en lo cierto, será muy difícil permanecer en el juego y luchar con uñas y dientes durante los próximos 10 años. Entonces, cuando sucede, como en el caso de Hamilton, es muy interesante ".

Sobre todo porque, por el momento, el pequeño está ganando.

La ley de marcas, que se detalla en la Ley Lanham de 1946, depende en gran parte de una pregunta simple: ¿Está confundido el consumidor?

Cuando ves un swoosh en una zapatilla, por ejemplo, sabes que está hecha por Nike. Y probablemente asumirá que se ajustará exactamente como los últimos 29 pares de Nike que compró. Ésta es la recompensa de los derechos de propiedad intelectual. Si una marca genera confianza en el mercado, debería poder apropiarse de esa confianza. Entonces, cuando la Compañía B pone algo similar a un swoosh en su producto, por ejemplo, una raqueta de tenis, entonces la pregunta para las canchas es clara: ¿la gente piensa que esta otra marca es Nike (eso es una "infracción"), o se está reduciendo en el carácter distintivo de Nike (eso es "dilución")? Si la respuesta a cualquiera de las dos es sí, entonces la Compañía B tiene un problema.

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Aunque este sistema es justo en teoría, ha sido objeto de un gran debate y dolor. Algunos afirman que sofoca la innovación. Otros dicen que les permite a las marcas adineradas aplastar a cada pequeño competidor. Pero en su mayor parte, dicen los expertos legales, el problema está en el sistema mismo.

La ley de marcas deja en claro que registrar una marca (una palabra, un nombre, un símbolo o un dispositivo que identifica los productos de la empresa y los distingue de los demás) no es un trato de una sola vez. Las marcas deben aplicarlo continuamente para mantenerlo. Si no lo hacen, un tribunal puede eventualmente decidir que un nombre de marca registrada se ha vuelto genérico, que es como los creadores originales de la escalera mecánica (introducida en 1900 por Otis Elevator Company) y la heroína (una vez un antitusivo de Bayer) perdieron sus marcas. A menudo, los acusados en casos de marcas comerciales señalarán que una marca ha sido laxa y dirán: Oye, ¿por qué me estás metiendo conmigo y no con los otros tipos que están infringiendo? Los jueces pueden ser receptivos a ese argumento, dice Gioconda, por lo que las empresas (y, la divulgación completa, que incluye a Entrepreneur Media) siguen siendo diligentes en la protección de su marca.

Estas batallas pueden ser lo que exige el sistema legal, pero con demasiada frecuencia, las víctimas son pequeñas empresas que no pretendían hacer daño. Unos años después de iniciar una empresa de refrigerios saludables llamada Quinn en Colorado, Kristy Lewis descubrió que había un Quin en Oregón, que fabricaba dulces totalmente naturales. Había escuchado de un comprador que confundió a los dos y, en un esfuerzo por proteger su marca, le pidió a Quin Candy que cambiara su nombre.

El fundador de Quin, Jami Curl, dijo que no. Curl se había tomado muchas molestias para contratar a un abogado de propiedad intelectual para registrar su nombre, que de todos modos estaba escrito de manera diferente. Sus abogados iban y venían, acumulando honorarios. "Fue tan emocionalmente perturbador que me quitó todo", dice Curl, que no podía permitirse cambiar de marca. Al final, decidió cerrar su negocio, lo que Lewis sostiene que no era su intención. "Mirando hacia atrás ahora", dice Lewis, "probablemente hubiera hecho las cosas de manera diferente".

Y aquí es cuando las disputas sobre marcas comerciales son sencillas .

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En casos como el de Vortic, en el que una empresa utiliza intencionalmente la marca registrada de otra marca, o recicla sus productos, para crear un producto completamente nuevo, las cosas se complican. Es un problema de marca registrada, sin duda, y generalmente cae bajo una exclusión llamada "uso justo nominativo", que permite el uso de la marca de otra marca bajo ciertas condiciones, dice Connie Powell Nichols, profesora que enseña propiedad intelectual en Baylor Law. Se puede debatir si un acusado cumple estas condiciones, pero la conclusión a menudo vuelve a esa pregunta central: ¿Está confundido el cliente? Upcycling también toca un concepto legal llamado la "doctrina de primera venta". Eso significa que una vez que el titular de una marca pone un producto en el mercado, otros son libres de revenderlo, a menos que lo alteren materialmente. Honda, por ejemplo, no puede exigir dinero cuando alguien vende un Honda viejo.

¿Pero si tienes un negocio fabricando sombreros con bolsos viejos de Gucci? ¿O relojes nuevos de Hamilton reliquia? Eso no está tan claro. Y ahí es cuando los abogados se involucran.

RT Custer nunca aspiró a estar en el negocio de la relojería, y mucho menos luchando por dar forma a un área turbia del derecho de marcas. Como tantos emprendedores, su viaje simplemente comenzó con un problema. Durante su tercer año en Penn State, jugaba golf con su amigo Tyler Wolfe, quien hizo un tiro y lo esquivó por completo. "Él es como, 'Oh, es por este maldito reloj. Es demasiado flojo '", dice Custer. "Yo estaba como, 'Eso es una mierda'. "Pero luego se obsesionaron con encontrar una solución. Se imaginaron un reloj en el que se gira el bisel y se aprieta la pulsera. Parecía una idea genial, por lo que decidieron iniciar una empresa y llamarla Vortic, vortex plus ticktock .

Después de la universidad, Custer se mudó a Fort Collins, Colorado, y consiguió un trabajo de logística en Walmart, y él y Wolfe comenzaron a descubrir cómo hacer relojes. Ellos patentaron la tecnología twist-to-fit, pero descubrieron que su producción en realidad era prohibitivamente costosa. Mientras tanto, descubrieron que todos estos viejos relojes de bolsillo fabricados en Estados Unidos acumulaban polvo en la parte trasera de las casas de empeño. Sus maletas habían sido desechadas por el oro o la plata, pero los movimientos y los rostros seguían siendo espléndidos. Custer y Wolfe se preguntaron si podrían combinarlos con piezas modernas y correas de cuero y, utilizando software e impresión 3D, crear relojes de pulsera únicos. "Pensamos, creemos una marca en torno a eso", dice Custer. Las cosas de giros para encajar podían esperar.

Con los $ 40,000 que recaudaron en Kickstarter, gastaron $ 5,000 en el anuncio de WatchTime para captar la atención de la gente. ¿El prototipo con la cara de Hamilton? Lo llamaron Lancaster. Swatch lo vio de inmediato.

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Suponiendo que la carta de cese y desistimiento fue un malentendido, Custer buscó en LinkedIn ejecutivos de nivel C en la empresa y envió mensajes con la esperanza de resolver las cosas. En cambio, el 21 de julio de 2017, Swatch presentó una demanda por infracción de marca registrada, dilución, falsificación y competencia desleal, solicitando al tribunal que le otorgara el triple de daños y honorarios de abogados.

El primer hijo de Custer acababa de nacer y no tenía dinero para luchar contra esto. Pero lo vio como una amenaza existencial para el negocio de Vortic. Si cedía a no usar piezas de Hamilton, todas las demás marcas de relojes que usaran vendrían después de él también. Así que trató de razonar con Swatch, que se negó a comentar para esta historia. Envió un correo electrónico a su CEO y sugirió licenciar la marca. La respuesta fue no. Voló dos veces a la ciudad de Nueva York para una conferencia de conciliación, pero Swatch apenas se comprometió y el tribunal obligó a la empresa a pagarle a Custer 445,93 dólares por su viaje. Como último Ave María, en febrero de 2019, envió una carta manuscrita al CEO de Swatch ofreciéndole reunirse con él en persona en cualquier momento y en cualquier lugar para resolverlo sin abogados. En respuesta, recibió un breve correo electrónico de los abogados de Swatch que lo reprendió por desperdiciar "el franqueo de su carta".

Al final de todo esto, Custer estaba listo para pelear en los tribunales. Confiaba en que Vortic tenía derecho a ser su propia marca y que nadie estaba confundido acerca de quién fabricaba sus relojes.

En algunas formas, este caso es muy típico. Aproximadamente 4.000 demandas por marcas registradas se presentan al año, según Lex Machina, una rama de análisis legal de LexisNexis. Los demandantes más prolíficos suelen ser marcas de lujo y grandes empresas farmacéuticas, aunque el litigante número uno, que ha presentado 811 casos en los últimos cinco años, es Sream, Inc. Fabrica bongs.

Lo que sucedió después de Vortic también fue típico: el costo del litigio casi lo rompió.

El tribunal considerará básicamente cualquier caso que se le presente, pero la arena difícilmente está abierta a todos. Los honorarios legales aumentan rápidamente y los abogados de propiedad intelectual son caros; Los abogados de Vortic estimaron que un juicio costaría $ 10,000 al mes. Esa es una presión enorme en el presupuesto de cualquier startup y, en el caso de Vortic, los cofundadores no estaban en la misma página. Wolfe se opuso bastante a pelear la demanda, hasta el punto en que vendió una gran parte de su capital para reducir su responsabilidad. "Las cosas eran muy estresantes", dice. Incluso si ganaban, pensó, ¿en qué forma quedaría su negocio?

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A varios estados de distancia, Tara Martin estaba a punto de aprender la respuesta a esa pregunta por sí misma. Su empresa también utilizó una marca icónica para definir un nuevo producto. Y mientras Vortic se enfrentaba cara a cara con Swatch, se acercaba al final de una batalla legal de cinco años con Louis Vuitton.

El viaje de Martin comenzó en 2012, cuando su ciudad natal de Santa Mónica, California, prohibió las bolsas de plástico. Ella diseñó una línea de bolsas de lona para comestibles con dibujos de caricaturas de carteras de lujo icónicas en ellas (Hermès, Chanel, Louis Vuitton) junto con la frase "Mi otra bolsa", que también era el nombre de su empresa. Fue un guiño a la popular calcomanía de parachoques de "mi otro auto", y un empujón al mercado de lujo y aquellos que no podían pagarlo. A los clientes les encantaron los bolsos, pero a Louis Vuitton no. Demandó. Ella se defendió, ganó y luego siguió ganando a pesar de las múltiples apelaciones de Louis Vuitton. El tribunal decidió que sus bolsos cumplían con la definición estricta de parodia, que está protegida por la excepción de uso legítimo nominativo.

Pero fuera del sistema judicial, el resultado final favoreció a Louis Vuitton. "Enviaron cartas a todos mis distribuidores diciendo que My Other Bag infringía la marca registrada, a pesar de que todavía estábamos en la demanda", dijo Martin a Entrepreneur. "Ellos aplastaron mi negocio". (Louis Vuitton se negó a comentar). Ella demandó por los honorarios de los abogados, que ascendieron a casi $ 1 millón, pero el tribunal se lo negó. Una demanda de marcas registradas debe ser extraordinariamente atroz para que un juez otorgue honorarios, y eso rara vez sucede.

Así que al final: una emprendedora ganó en los tribunales pero perdió su empresa y su dinero, y el sistema legal ofreció poco más que un encogimiento de hombros gigantesco. "Me alegro de haberme mantenido firme", dice Martin, quien cerró el negocio y se centró en su firma de diseño de moda, DTLA Custom, "porque definitivamente es necesario que haya alguna reforma en la ley".

De vuelta en Colorado, cuando Vortic se enfrentó a la pregunta de si podría resistir un juicio, la novia de Custer estaba embarazada de su segundo hijo.

Ahora era a fines de febrero de 2019 y quería seguir luchando, pero no sabía cómo. Más tarde se patearía a sí mismo por no pedir ayuda; resultaría que uno de sus inversores, que había ido a la Facultad de Derecho de Harvard, adoraba los casos de marcas registradas. Pero en ese momento, se sintió avergonzado y asustado de lo que la gente pudiera pensar. Así que un día, sentado en un Jeep alquilado estacionado fuera de las instalaciones de fabricación de Vortic, comenzó a buscar en Google "el mejor abogado de bancarrotas de Colorado".

"Literalmente estoy llorando porque estaba a punto de renunciar a todo por lo que había trabajado e intentar recuperar mi trabajo en Walmart", recuerda. Llamó a uno de los números.

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La mujer que respondió llamó a Rob Lantz por teléfono. Hablaron durante mucho tiempo. Lantz dijo que tenía buenas y malas noticias. La mala noticia fue que tuvo un litigio; no era el tipo de abogado de quiebras que necesitaba Custer. La buena noticia era que podía ayudar con Swatch. "Me dijo que solo necesitaba un abogado que luchara en mi nombre, porque no había hecho nada malo", recuerda Custer. "Lo perdí porque él creyó en mí".

Para el próximo año, se prepararon para el juicio. "Durante todo ese tiempo, no le pagué a Rob ni un solo dólar", dice Custer. "Estaba haciendo un seguimiento, pero me dijo: 'Harás mucho dinero para devolverme el dinero'. "

Y luego llegó el momento. En la mañana del 19 de febrero de 2020, Custer llegó a Thurgood Marshall Courthouse en Manhattan con un reloj Vortic en su muñeca, un Lancaster 001 que había hecho con una cara de Hamilton, y pasó junto a una multitud de reporteros que se habían reunido para cubrir el Harvey. El juicio de Weinstein en el tribunal de al lado. Mientras tanto, la madre de Custer agonizaba en Pensilvania y el mundo estaba a punto de estallar en una pandemia que cambiaría la vida.

Fue un juicio de banco, por lo que no hubo jurado, y la sala parecía cavernosa. "Estaba temblando cuando pusieron mi mano sobre la Biblia", dice Custer. "Pero tan pronto como me senté y miré al juez, pensé, los dos simplemente estamos aquí haciendo nuestro trabajo. "

El abogado de Swatch interrogó a Custer, tratando de hacer que admitiera que los relojes Vortic eran inferiores. Para entonces, Custer había recuperado el paso. Cuando una pregunta era complicada, pedía una aclaración, como le había enseñado Lantz, para darse más tiempo para responder. Cuando lo presionaron para que se beneficiara del nombre de Hamilton, testificó que habían puesto un precio incorrecto a los Lancaster, y por los 58 vendidos, en realidad habían perdido $ 5,483.43. En un momento dado, se quitó el reloj que llevaba y se lo entregó al juez para que lo inspeccionara. Se convirtió en la Prueba I.

Swatch necesitaba demostrar ese problema central de la marca: que los clientes estaban confundidos. Pero no habían realizado una encuesta a los consumidores, como es habitual en estos casos. Simplemente produjeron un solo correo electrónico recibido por un ejecutivo de Hamilton en Canadá de una mujer que preguntaba por el Lancaster de Vortic. El gerente de marca estadounidense de Hamilton, que había sido contratado como testigo, no sabía mucho al respecto, incluido si alguien había hablado con el remitente para ver por qué estaba preguntando. Lantz preguntó: "Hasta donde usted sabe, ¿este es el único caso en el que alguien podría haber tenido alguna confusión?" Ella dijo que sí."

Después, él y Custer fueron a un bar para abrir una cerveza y celebrar. Desde allí, Custer tomó un tren para ver a su madre por última vez. Luego cayó con lo que tenía que haber sido COVID-19. "Es lo más enfermo que he estado", dice.

Pasaron siete meses. De vuelta en Fort Collins, Custer y Wolfe estaban, nuevamente, jugando al golf el 11 de septiembre de 2020, cuando se enteraron de que habían ganado. La jueza de distrito estadounidense Alison Nathan falló a favor de Vortic en todos los reclamos. Dijo que la compañía dejó en claro tanto en sus productos como en su sitio web que era ella, y no Hamilton, quien fabricaba los relojes a partir de piezas recuperadas.

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El alivio de Custer fue torrencial. Esta, al parecer, sería una de las historias de juicios que la gente escucha con menos frecuencia, en la que gana la pequeña empresa. Él y Wolfe se lanzaron a la temporada navideña y, por primera vez, rompieron $ 1 millón en ingresos. Los dos están en un lugar mejor que nunca y ahora están en el proceso de comprar un edificio de 8,400 pies cuadrados y trabajar en el lanzamiento de una compañía hermana el próximo año, esta vez un reloj completamente moderno, sin las marcas registradas de otras marcas involucradas.

"Hubo algo en llegar al punto más bajo y ser súper honestos entre nosotros que realmente cambió las cosas de una manera bastante sorprendente", dice Wolfe. Desde entonces cambió de opinión sobre la demanda. "El hecho de que forzó algunos conflictos desde el principio puede haber sido beneficioso a largo plazo. ¿Habríamos crecido más rápido e invertido en cosas diferentes? Probablemente, pero ¿quién sabe? Y afectó a RT de una manera realmente positiva. Tiene más confianza y más competencia en su propia toma de decisiones. Y eso es algo bueno ".

Un mes después de la victoria, para sorpresa de nadie, Swatch apeló.

¿Qué harán los chicos de Vortic? Lucharán, dicen. Y si ganan a nivel de tribunales de circuito, se sentará un precedente en Nueva York, Connecticut y Vermont, y ayudará a construir un cuerpo de leyes que defina más claramente cómo las nuevas empresas pueden utilizar los productos de las marcas antiguas. Incluso si se arruinan, razonan, la demanda se ha convertido en algo más que ellos.